Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 39/2012, de 10 febrero 2012 (RJ 2012\3908)
La Sala entiende que la nueva redacción por Ley 29/2006 del párrafo letra b) del apartado 1 del art. 52 de la Ley de Patentes "Los derechos conferidos por la patente no se extienden... b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la actualización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines", supone una nueva excepción al "ius prohibendi" del art. 50 de la propia Ley (tesis de la recurrente) y que no se trataba de una adición meramente declaratoria o interpretativa de la ya existente.
El problema litigioso en casación quedaba circunscrito a determinar, si la nueva redacción por Ley 29/2006 del párrafo letra b) del apartado 1 del art. 52 de la Ley de Patentes supuso la introducción de una nueva excepción al"ius prohibendi" del art. 50 de la propia Ley (tesis de la parte recurrente), o se trata de una adición meramente aclaratoria o interpretativa de la excepción ya existente (tesis de la parte recurrida, y que es la que mantiene la Sentencia de la Audiencia Provincial. El precepto objeto de debate decía en su redacción anterior a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso nacional de los medicamentos y productos sanitarios que "Los derechos conferidos por la patente no se extienden... b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada". La Disposición final segunda de dicha Ley añadió al párrafo expresado el inciso que dice: "en particular los estudios y ensayos realizados para la actualización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines". Obviamente el nuevo párrafo adicionado excluye del "ius prohibendi" que asiste al titular de la patente los actos destinados a la obtención de una autorización de comercialización de un medicamento genérico. Empero el problema radica si la permisión se extiende a los actos anteriores a la vigencia de la Ley 29/2006o solo es aplicable a partir de su entrada en vigor. El tema suscitó una viva polémica, especialmente por el término "en particular" del precepto añadido y la alusión al carácter aclaratorio de la Reforma en la Exposición de Motivos de la Ley 29 de 2006, de 26 de julio. Entiende la Sala, recordando la doctrina que la misma ha seguido en relación con la cuestión litigiosa que, en contra de lo dispuesto en la sentencia recurrida -que no se funda en la infracción de las patentes de la actora como consecuencia del acto de ofrecimiento, sino en la supuesta y ahora rechazada conducta de competencia desleal en relación con las solicitudes de autorización de "comercialización de EFG que incorporen sal de besilato de amlodipina" - el citado precepto sí supuso la introducción de una nueva excepción al "ius prohibendi" del art. 50 de la citada ley, rechazando la postura mantenida en esta sentencia recurrida de que se tratase de una mera adición aclaratoria o interpretativa de la excepción ya existente. Todo lo cual lleva, a juicio de la Sala, a entender que el caso de autos no constituye ninguna infracción legal que permita encajar esta conducta en el art. 15 LCD, motivo por el cual procede desestimar todas las acciones de competencia desleal ejercitadas, tanto declarativas y como de condena.
Para mayor conocimiento sobre su caso particular, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto